특허 출원에 대해 우선 청구범위를 출원 시에 기재된 내용으로 보았을 때, 특히 종래기술에 있어서 전혀 집진장치가 없는 것처럼 발명이 탄생한 것으로 기재되어 있습니다.

그렇기 때문에 이러한 청구범위가 그대로 특허로 등록된다면 아마 출원인은 드릴에 있어서 집진시키는 더스트 커버가 있는 것은 모두 자신의 권리인 양 취급하게 되고 제3자가 이런 기술을 사용하면 당연히 침해로 생각하게 될 것입니다.

특허 청구범위에 있어서 위 상황을 방지하기 위해서는?

심사관은 종래 기술을 제시하여 이 기술로부터 용이하게 발명할 수 있다고 통지하였으나 출원인은 의견서에서 당연하게 종래기술과 다르다고 주장하면서 보정하였습니다.

실제 1차로 보정한 청구범위의 정정 내용을 볼 때 독립항 제1항은 자구수정에 불과하고, 그대로 공지기술을 내포하고 있는 기술적 사상이 포함된 상태로 기재되어 있씁니다. 종속항인 제2항은 기술적 요지가 이미 종래 기술에 나타나 있는 것으로, 아예 대상에서 제외시켜 삭제를 했고(이는 종속항을 이해하는 관념이 정립되어 있지 않은 것으로 보여집니다), 제3항을 신설하여 지지판의 기술에 핵심을 두어 종속항으로 다시 추가하였습니다.

사실상 종래기술 및 출원발명을 비교 했을 때 의견서에서도 기재한 바와 같이, 당연히 발명의 대상이 다르게 느껴질 수 있었습니다. 그러나 정정한 청구범위가 종래기술과 구분되어 있ㄲ지 않아 제3자와의 분쟁소지가 많다고 판단되엇지만, 거절사정하기란 곤란하고 출원인과의 면담을 통해 공지기술 및 신규특징부를 구분하여 기재토록하여 등록시켰으그렇게 기재된 청구항 및 최초의 청구항을 비교해보았을 때 청구범위가 무엇을 나타내고 있는지 더욱 명확하게 판단됩니다.

이를 위해서는

특허 청구범위를 보는 관점은 사람과 시간에 따라 많은 변화가 있는 것으로 여기고, 여기서 설명하는 해석방법은 가능한 한 경험에 의한 일반적인 견해를 표명하고자 합니다. 상기 청구범위의 기술내용을 분석해볼 시 최초의 청구범위는 필수구성요소를 구분해야합니다.

앞서 설명한 본원 발명의 목적은 드릴 작업 시 분진을 집진할 수 있는 것을 말하는 것으로, 소위 튜브를 연결하는 구성이 과연 기술적 곤란성이 있을까? 종래기술에서 이미 분진을 집진 또는 비산을 방지하는 구성이 있는 것으로 보았을 때 이 구성을 서포트링에 연결하는 기술적 의미가 있을까 하는 의문이 들 수 있습니다.

드릴 시 당연히 튜브 밖으로 나와서 작업이 이루어지고, 이렇게 밖으로 구멍을 통과해 나와야만 되는 구성이 과연 곤란성이 있는지도 의문을 품지 않을 수가 없습니다. 결국 핵심은 분진을 집진/비산하는 것을 방지하는 튜브가가 요지입니다.

그런데, 이 요지로 생각되는 부분이 이미 공지된 기술이여서 이를 권리화 할 경우 이 요지만을 주장하는 타인의 종래기술에 관한 실시를 방해한다면 산업계의 혼란을 조장할 수 있습니다. 따라서 요부를 종래기술로 청구범위에 구분하고, 종래기술과의 차이점을 특징부에 기재함으로써 이 출원 권리를 아주 제한적으로 설명하고 또한 작은 개량도 인정함으로써 지속적인 연겨구ㅐ발이 이루어질 수 있도록 합니다.

또한, 보정된 청구범위도 최초의 청구범위와 실질적으로 차이가 없는 것으로 구성의 요점이 이미 공지되어 있는 것으로 판단되었으나 비 공지부분에 특징을 두어 소위 종래기술이 가지고 있던 분진을 단지 1회 정도만 비산을 방지하는 것을 여러개의 구멍을 연속적으로 작업할 때 용이하다는 점에 특징을 두어 설계변경정도에 지나지 않았던 것을 부각함으로써 소위 발명으로서의 지위를 갖도록 한 것입니다.

그래서 시사과정에서 아래 수정된 청구범위처럼 공지된 기술과 신규 기술을 구분하여 기재토록 강요하였고 대리인도 이에 응하여 청구범위를 수정하기에 이르렀습니다. 이러한 수정은 심사단계에서 대리인과의 면담을 통해서 청구범위를 수정할 수 있습니다.

따라서 출원인의 입장에서는 애매한 부분이 있을 경우 적극적으로 심사관 면담제도를 활용한다면 시간과 노력을 대폭 절감할 수 있는 효과가 있습니다. 부가적으로, 공지기술을 포함하고 있거나 그 포함여부가 애매하여 일단 심사관의 판단으로 공지기술과 구분이 안된다는 이유로 거절사정하였을 때에는 어떻게 해야할 것인가? 이럴 때에는 2가지 방법이 있을 수 있습니다.

첫째

직접 거절사정불복항고심판을 청구하는 것으로 종래 공지기술과 다르다고 주장할 경우 파기될 확률이 많습니다. 왜냐하면 공지기술이 a/b/c이고, 특허 출원발명이 a/b/c/d일 경우 명백히 d의 차이가 있을 수 있고 전체로보아 발명내용이 다르기 때문입니다. 비록 항고심판에서 지지를 받을 수 있다고해도 항고심판에 비용과 노력 등이 들어가고 또한 권리범위의 해석도 공지기술 a/b/c는 명백히 청구범위에서 제외된다는 것을 항고심판단계에서 입증하는 것이 되어버리기 때문에 그 실익이 전혀 없다고 할 수 있습니다. 따라서 이러한 번거러움을 없애기 위해 심사단계에서 청구범위를 종래기술과 신규특징부로 구분하는 방법을 많이 택하고 있습니다.

둘째

거절사정불복항고 시 보정서를 제출하여 1차로 거절사정된 내용을 피하여 특허를 구하는 방법이 있습니다. 이를 심사전치제도라고 하여 보정된 내용으로 다시 심사케 하는 것을 말합니다. 따랏 ㅓ보정된 청구범위가 종래의 기술과 신규사항으로 구분하여 명백히 기재하고 잇다고 판단될 경우에는 심사관은 이를 특허 사정하게 된되는 것입니다. 이러한 심사전치제도를 활용할 경우 항고일로부터 3~6개월 이내에 처리되고 직접 다툴경우 1년 이상 2년 정도 소요되는 현실로 보아 대다수의 출원인은 이 방법을 많이 사용하고 잇씁니다.