우리 특허엽계는 판결 소위 “권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 허용 불가 판례”에 의해 많은 선등록특허권자가 후특허등록권자에게 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 각하 결정을 받거나 깨우친 심판관의 1심이 2심에서는 파기되는 등 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판을 청구하지 못하는 것으로 되어 있습니다.

그러나 최근 특허법원에서는 이와 달리 이의 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 대한 요건에 대해 실시하고 있는 바 대법원에서도 전기 판례를 지지하는 판결이 있어 통상실시권허여심판 등 앞으로의 특허소송에서 대변혁이 예상됩니다. 다양한 판례를 소개하여 특허 관련 종사자들의 올바른 특허제도의 운용을 당부하고, 특허법상 선등록특허권자가 가지는 이익을 확보하여 줄 수 잇는 절차를 안내해주려고 합니다.

종전 대법원판례의 입장과 문제점

종전 대법원판례의 입장

종전 대법원의 상기 판례 입장은 권리 대 권리의 적극적권리범위 확인심판에 대해 다음과 같은 입장을 취해 왔습니다.실용신안권의 권리범위확인심판은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록실용신안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록실용신안권자는 후등록실용신안권자를 상대로 실용신안 등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 권리범위확인심판을 청구할 수 없다고 할 것이다라고 하여 권리 대 권리의 적극적권리범위 확인심판 을 부정했고 판례는 후등록특허에 대해 선등록특허를 이유로 무효심판을 청구하는 것을 선결요건으로 해왔습니다.

첨언하면, 권리 대 권리의 적극적권리범위확인심판은 타인의 특허발명이 본인의 틀허발명에 속한다는 심결을 구하는 것으고, 만약 속할 경우 2개의특허권 상호간에 선후원관계가 있어 무효심판으로 해결함으로써 권리범위에 속한다는 효력이 있으므로 동일의 목적을 달성할 수 있습니다. 따라서 권리범위확인심판의 심결만으로 후 특허 권리의 효력을 부인하는 것이 불가능하고, 단지 확인하는 것 뿐이기 때문에 무효심판이 설결이라는 것이어서 이러한 경우 각하되어야 한다는 입장입니다.

종전 대법원판예의 문제점

상기한 판례는 동일 발명에 관한 선후원관계에 있는 특허에 한하여 적용될 경우에는 타당하다고 사료되나, 선등록특허와 후등록특허 간 상호 이용관계가 있을 경우에는 선등록특허에 의해 후등록특허가 무효될 수 없는 경우에 해당되므로 상기 판례를 인용하여 권리 대 권리의 적극적권리범위심판을 부정하는 것은 발명의 실체를 이해하지 못했거나 특허법 제98조가 정한 이용관계의 법리를 오해하고 있거나 특허법 제98조와의 상호관계를 이해하지 못한데서 온 결과의 소치였으며, 더 나아가 특허법 제94조와 특허법 제135조가 가지고 있는 법적취지를 이해하지 못한데서 온 결과의 산물이었습니다.

따라서 선등록특허 및 후등록특허간 이용관계가 있을 경우 후등록특허가 선등록특허의 효력에 미치는 범위에 속한다는 특허법 제98조의 기본적인 법리를 고려하면 특허법 제138조에서의 이용관계의 성립요건이나 침해과정에서 이용관계를 사전에 확인하여 줄 권리범ㅇ위홗인 심판이 절실히 필요하기 때문에 이의 권리 대 권리의 적극적권리범위확인심판은 현행법 상 부정할 근거가 없는 것으로 보여집니다.

사건의 전개

이 사건의 이해를 돕기 위해 이건 고안과 호고안의 상호관계 및 심판 청구의 상태를 다음과 같이 특정합니다.

이건고안을 A로하고, 호고안을 A+a라 합니다. 여기서 A는 6가지 구성으로 되어있고 A’는 A의 2가지 구성으로 공지된 구성이 부가되어 있습니다.

심판단계에서 청구인의 심판청구서에는 그 취지로서 호 도면 및 그 설명서에 기재된 직물원단 및 펀칭필름접착기의 접착장치는 실용신안의 권리범위에 속한다. 심판비용은 피심판청구인의 부담으로 한다는 심결을 구했습니다.여기서 호고안은 후등록된 실용신안등록을 그대로 호고안으로 새로이 도면을 그렷고 설명을 부가하였습니다. 그 이유로서 선등록특허의 요부를 그대로 인용하고 있고 일부의 차이는 있으나 이는 작용효과면에서 오히려 감소된 개악의 발명이고 호고안에 부가된 a의 2가지 구성은 이미 공지된 구성이고, 호고안의 필수구성으로 볼 수 없습니다.

따라서 호고안은 공지기술의 주합으로 이건 고안과 인용공보에 의해 무효가 되어야하고 호고안은 이건고안을 회피하기 위해 설계된 것으로 무의미한 공직시술의 부가는 고안의 동일성에 해당하므로 호고안은 이건 고안에 속하는 것입니다.

특허청 심판원의 심결요지

호고안은 직물원단 및 펀칭필름 접착기의 접착장치에 관한 것으로 등록된 실용신안임을 그 원부에서 알 수있습니다. 실용신안권의 권리범위 확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록실용신안권자의 후등록실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 권리범위확인심판을 청구할 수 없다고 할 것입니다.

그렇다면 이 건 심판청구는 등록된 고안인 호고안이 청구인의 이 건등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이어서 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 청구라고 할 것이므로 실용신안법 제35조에 의해 준용되는 특허법 제142조의 규정에 의해 각하됨을 면할 수 없는 것입니다.